MARQUES & autres signes distinctifs

Droit d'alerte par l'INPI des collectivités territoriales et EPCI : publication du décret d'application

• La procédure d'alerte permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (regroupements de communes ayant choisi de développer plusieurs compétences en commun) d'être alertés par l'INPI d'un dépôt de marque contenant leur dénomination (Loi consommation du 17 mars 2014  + décret d’application du 15 juin 2015)
 
• Les collectivités territoriales et les établissements publics adressent à l'INPI une demande d’alerte.
 
• L'alerte est adressée par l'INPI par voie électronique dans les 5 jours ouvrables suivant la publication du dépôt d'une demande d'enregistrement de la marque (3 semaines si marque communautaire ou  OMPI)
 
• L'alerte mentionne la faculté :
 
– de formuler des observations pendant un délai de 2 mois
– former opposition à enregistrement dans les 2 mois :
 
• si le signe porte atteinte à des droits antérieurs, notamment à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique, ou au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale,
• ou si atteinte à une indication géographique ( dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique).
 

Contentieux du droit des marques : procédure non contradictoire facilitée, mais en cas d’extrême urgence seulement

 

Si le principe du contradictoire irrigue l’ensemble de la procédure judiciaire, il est des cas où, afin de préserver des preuves qui risqueraient d'être détruites si l'adversaire était informé, le droit judiciaire prévoient une procédure sur requête, non contradictoire. Ainsi, aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, il est dit que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Le critère de l’urgence n’intervient donc pas, en droit commun, comme condition du recours à la requête. En revanche, ce critère de l’urgence justifie les procédures accélérées, mais contradictoires, que sont les référés.

En matière de droit des marques, le code de la propriété intellectuelle va plus loin en disposant notamment dans son article L. 716-6 que « (…) La juridiction civile compétente peut (…) ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente (…) » :

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DIOR récupère une série de noms de domaine qui reproduisaient frauduleusement sa marque

 

La règle principale en matière d’enregistrement de noms de domaine résidant dans le fameux « premier arrivé, premier servi », il suffit donc de faire preuve de diligence pour devenir l’heureux titulaire d’un nom de domaine que personne n’avait fait enregistrer auparavant.

Néanmoins, ce bonheur peut être de courte durée si l’enregistrement s’avère porter atteinte aux droits d’un tiers.

C’est ce qui est arrivé à quatre sociétés (deux chinoises et deux américaines) qui avaient acquis chacune un nom de domaine reproduisant la marque « Dior » : dior-shop.org, dioronline.org, dioreonline.net et diorstore.net

La célèbre maison française a saisi au début de l’année 2013 le Centre de l’OMPI afin d’obtenir le transfert desdits noms de domaine.

Les sociétés défenderesses n’ont pas pris la peine de se défendre, les enregistrements qu’elles avaient sollicités apparaissant à l’évidence frauduleux :

  • les noms de domaine litigieux reproduisaient chacun la marque DIOR et ne lui avait été adjoint chaque fois qu’un simple terme descriptif (stop, shop…), de sorte qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute entre la marque et les noms de domaine,
  • les détenteurs des noms de domaine ne pouvaient vraisemblablement faire valoir aucun droit ni intérêt légitime qui auraient pu justifier l’usage de ces noms,
  • leur mauvaise foi étaient enfin incontestable puisqu’il s’agissait à l’évidence soit d’offrir à la vente des produits contrefaisants (sacs, portefeuilles….), soit de tenter de revendre au prix fort le nom de domaine à la requérante (cybersquatting).

La société CHRISTIAN DIOR COUTURE a pu récupérer très rapidement (2 mois) la propriété des quatre noms de domaine litigieux.

 

Julie Mialhe 15/05/2013

 


Principe de spécialité & marques alimentaires


Principe de spécialité : une marque visant les produits alimentaires n’est pas contrefaite par la commercialisation de photographies représentant des emballages affublés de la marque


L’affaire jugée par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 septembre 2012 opposait les titulaires de marques désignant des produits et services liés à l’alimentation et à la diététique à une société qui commercialisait des photographies reproduisant des emballages de produits alimentaires affublés des marques litigieuses.

Faisant application du principe de spécialité selon lequel le monopole accordé au titulaire d’une marque se limite aux produits et services désignés par sa marque, la Cour de cassation a écarté le grief de contrefaçon en considérant que la vente de photographies ne ressortait pas du champ de protection conféré par l’enregistrement des marques litigieuses :

« Attendu, en premier lieu, que la contrefaçon par reproduction ou usage d'une marque implique que le signe incriminé soit utilisé pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux désignés à l'enregistrement de la marque ; que l'arrêt relève que les marques des sociétés du groupe LEA NATURE sont enregistrées pour désigner des produits ayant un lien avec l'alimentation et la diététique et que les emballages des produits comportant ces marques sont reproduits sur des photographies commercialisées par la société LA PHOTOTHEQUE qui gère un service de vente ou de location de photographies ; qu'il relève encore, par motifs propres et adoptés, que les photographies incriminées n'étaient pas référencées sous les marques des sociétés du groupe LEA NATURE et qu'il était impossible d'y accéder en entrant, dans un moteur de recherche, des mots clés correspondant à ces marques ; que de ces constatations et appréciations la cour d'appel a pu déduire que les produits offerts à la vente par la société LA PHOTOTHEQUE n'étant ni identiques, ni similaires à ceux couverts par les enregistrements de marques et n'étant pas identifiés par celles-ci, aucun acte de contrefaçon ne pouvait être imputé à la société LA PHOTOTHEQUE »


Julie MIALHE  17/04/2013



Utilisation d’une marque par le licencié en dehors du territoire autorisé : absence de contrefaçon mais faute contractuelle

La société WARNING est titulaire de la marque "warning" désignant notamment les services de transport.

Elle avait conclu un contrat de licence de marque avec la société GPC EXPRESS pour un territoire déterminé.

En raison de l’usage de la marque par GPC en dehors du territoire autorisé, WARNING a assigné son cocontractant en contrefaçon de marque.

En première instance, le tribunal avait jugé que les actes de contrefaçon étaient avérés, mais que la réalité du préjudice n’était pas démontrée.

S'inscrivant dans le droit fil de la jurisprudence communautaire, la Cour d'appel commence par rappeler que la contrefaçon suppose une atteinte aux "fonctions de la marque".

Les fonctions de la marque identifiées par la jurisprudence communautaire (voir notamment  affaires Interflora du 22 septembre 2011 et Google du 23 mars 2010) sont les suivantes :

- la fonction d'indication d'origine qui permet au consommateur normalement informé et raisonnablement attentif de savoir que les produits et services couverts par la marque proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise qui lui est économiquement liée ;

- la fonction de garantie de la qualité des produits et services ;

- la fonction de publicité qui fait de la marque un élément de promotion des ventes et un instrument de stratégie commerciale ;

- la fonction d'investissement qui permet au titulaire de la marque d'acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et fidéliser une clientèle.

 

En l'espèce, la Cour d'appel estime qu'aucune atteinte aux fonctions de la marque WARNING  n’est caractérisée  :

« Quant à la fonction d’origine, les transports incriminés ont été effectués par une société détenant une licence de marque et ainsi commercialisés par une entreprise économiquement liée au titulaire ; il n’est pas d’atteinte à cette fonction essentielle de la marque, qui est de permettre à l’utilisateur de distinguer ce service de ceux qui auraient une autre provenance ».

et que « S’agissant des fonctions de publicité et d’investissement, la société WARNING est en droit d’interdire l’usage de sa marque, s’il porte atteinte à son emploi en tant qu’élément de promotion ou instrument de stratégie commerciale, ou s’il est de nature à dévaloriser la marque et les investissements dont elle est l’objet.

Mais il n’est pas prétendu que les services commercialisés par la société GPC en dehors de son champ d’autorisation auraient été de piètre qualité ou auraient présenté quelque aspect critiquable susceptible de porter préjudice à l’image ou la valeur de la marque, par manque de professionnalisme notamment ».

Si le grief de contrefaçon est par conséquent écarté, la Cour considère en revanche que  GPC a violé les termes de son contrat en fournissant des prestations hors de son secteur et la condamne à réparer le préjudice subi par WARNING.

 

Cour d’appel de Lyon, 31 janvier 2013

Julie MIALHE   26/03/2013



Revendication de marque : transfert au concurrent de la propriété d’une marque utilisée antérieurement par celui-ci comme slogan publicitaire

Dans un arrêt du 12 septembre 2012, la Cour d’appel de Paris a confirmé le transfert de propriété de la marque « Un regard de star » à la société BG BEAUTE.

La Cour a en effet considéré que la société WELLNESS CONCEPT avait déposé la marque litigieuse de mauvaise foi, dans l’intention d’interdire à BG BEAUTE l’usage du slogan publicitaire « Un regard de star » dont cette dernière se servait de « manière habituelle et constante pour la promotion de ses produits (et) qui était devenu apte à identifier ses produits auprès du public de telle sorte qu'il présentait un caractère nécessaire à la poursuite de son activité ».

La reprise du slogan  par WELLNESS CONCEPT contribue également à caractériser des « actes distincts de concurrence déloyale, contraires aux usages honnêtes du commerce car destinés à générer une confusion entre les produits (…) en laissant accroire qu'ils proviendraient de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées ».

CA Paris, 12 septembre 2012


Julie MIALHE 26/03/2013



Reproduction des nuances de couleurs d’un concurrent: inefficacité du droit des marques et pertinence de l’action fondée sur le parasitisme

 

L’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit qu’une marque peut consister, entre autres, en « dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs ».

Une société produisant et commercialisant du vin, la société JEAN EUGENE BORIE, avait ainsi déposé plusieurs marques semi-figuratives et figurative en visant plusieurs couleurs dont le « pantone 1685 ». Par exemple la marque figurative n°345443 et la marque semi-figurative "Château Lalande-Borie" n°3472690  :

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Estimant que ses marques avaient fait l'objet d'une imitation par l'utilisation d’une nuance chromatique identique, la société J.E. BORIE avait assigné en contrefaçon la société civile agricole CHATEAU COUFRAN qui exploitait la marque postérieure "n°2 de Coufran" .

Déboutée en première instance, la société J.E BORIE avait interjeté appel.

La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 18 janvier 2013, a tout d’abord rejeté la demande de nullité des marques que formulait l’intimée qui arguait de leur déceptivité et de leur absence de distinctivité.

La Cour a relevé à ce titre que la société J.E BORIE :

« revendique la protection non point d’une couleur de base mais d’une nuance précise de couleur apte à constituer  une marque selon les dispositions de l’article L 711-1 du code de la propriété Intellectuelle ». Elle ajoutait qu’il « existe une continuité séculaire dans la couleur des étiquettes du vin Ducru-Beaucaillou » et que l’intimée « peut se prévaloir de l’existence d’une famille ou série de marques adoptant une nuance de jaune particulière ».

L’intérêt du recourt au droit des marques s’est toutefois arrêté à cette simple reconnaissance de l'existence des marques antérieures. Pour le reste, la Cour a refusé de reconnaître le grief de contrefaçon de marques, préférant se placer sur le terrain du parasitisme

En effet, selon la Cour, le risque de confusion entre les marques semi-figuratives antérieures et la marque contestée n'est pas caractérisé :

« conceptuellement (…) la Cour de justice de la Communauté Européenne (CJCE, 06 mai 2003, Liberet Groep BV - point 40) a dit pour droit que “si les couleurs sont propres à véhiculer certaines associations d’idées et à susciter des sentiments, en revanche, de par leur nature, elles sont peu aptes à communiquer des informations précises. Elles le sont d’autant moins qu’elles sont habituellement et largement utilisées dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services pour leur pouvoir attractif, en dehors de tout message précis” ;

Qu’en l’espèce, si la nuance de couleur revendiquée par la société J.E. Borie constitue un élément distinctif qui, du fait de la longévité et de la constance de son usage, est apte à désigner ses produits, il n’en demeure pas moins, en l’espèce, que le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ne pourra négliger les éléments verbaux et graphiques précités, de sorte qu’il ne sera pas conduit à confondre les deux marques ou à les associer en pensant que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement;

 Qu’il résulte, par conséquent, de l’analyse globale ainsi menée qu’en dépit de l’identité des produits couverts par les marques opposées, aucun risque de confusion ou d’association entre les signes opposés ne peut être retenu ».

 

Il en va de même pour la marque figurative antérieure qui n'est pas non plus considérée comme contrefaite :

« Qu’en l’absence d’éléments graphique ou textuel de la marque première, seule la nuance du fond, dont il a été dit qu’elle constituait un élément distinctif de cette marque du fait de son usage ancien et prolongé pour désigner des vins de grande qualité, et le liseré sont aptes à les rapprocher, étant toutefois relevé, s’agissant de ce dernier, qu’il est situé en bordure extrême de la marque seconde et qu’il a une forme rectangulaire alors que celui de la marque première est inséré à l’intérieur du rectangle que constitue la marque seconde et qu’il est octogonal ;

Qu’en dépit de l’adoption de deux couleurs qui les rapprochent et de leur désignation d’un même produit, les signes opposés ne pourront toutefois pas être confondus ni associés par le consommateur pertinent qui ne pourra négliger les éléments graphiques et verbaux de la marque seconde qui participent, comme les couleurs employées, à sa propre distinctivité ».

La Cour d’appel condamne néanmoins la société CHATEAU COUFRAN sur le fondement du parasitisme, qui s'avère donc plus efficace en matière de nuances de couleurs que le droit des marques :

« Considérant, ceci rappelé que la longévité de l’usage de la nuance de couleur revendiquée entourée d’un liseré doré attaché à un vin de prestige conduit à considérer que ces couleurs ont acquis une valeur économique ; qu’elles sont de nature à attirer l’attention du consommateur et à favoriser la commercialisation d’un produit issu de la vigne qui en serait revêtu plutôt qu’un autre ;

Que le fait d’abandonner un traditionnel étiquetage de couleur blanche (pièce 10 de l’appelante) pour s’approprier, sans justes motifs, un élément distinctif d’un concurrent, au risque de contribuer à sa dilution, afin de bénéficier de son pouvoir attractif auprès de la clientèle contrevient aux usages honnêtes et loyaux du commerce, de sorte qu’il convient de qualifier de fautif un tel comportement et d’infirmer le jugement de ce chef ».

 
Cour d'appel de Paris 18 janvier 2013

 

Julie MIALHE  25/03/2013



La protection à géométrie variable des marques de LA POSTE

 

La société LA POSTE est titulaire de plusieurs marques qu’elle prétendait contrefaites par la société ESKER, éditeur de logiciels spécialisé dans la dématérialisation de documents.

ESKER utilisait sur son site internet les termes "ecopli" et "postimpact", ainsi que les dénominations "premier bureau de poste électronique privé" et "bureau de poste électronique".

La Cour de cassation a donné raison à LA POSTE qui considérait que l’utilisation des termes « ecopli » et « postimpact » constituaient des contrefaçons de sa marque verbale « ecopli » et de sa marque semi-figurative « postimpact » dans la mesure où ces termes :

« ne sont pas nécessaires pour renseigner les cocontractants de la société ESKER sur la destination de son service de publipostage, dès lors qu'elle peut, sans recourir à ces signes, les informer sur les caractéristiques de ses prestations, que ce soit en termes de délais ou de coût ».

Ainsi, « la société ESKER n'a pas utilisé les termes "ecopli" et "postimpact" pour présenter les services offerts par la société LA POSTE mais son propre service de publipostage » et la contrefaçon est caractérisée.

LA POSTE n’a en revanche pas réussi à emporter la conviction de la Cour suprême concernant ses marques « la poste ».

Concernant les marques semi-figuratives suivantes  :

n°99827240 :

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et n°1572869 et n°9558825 :

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… la Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel qui avait retenu la contrefaçon n’a pas procédé à une comparaison en règle des signes en présence pusiqu'elle s’est limitée, sans en justifier, à un examen de l’élément verbal des marques :

«  Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés exclusivement de l'examen de l'élément verbal commun aux signes en présence sans comparer l'impression d'ensemble produite par chacun des signes en prenant en compte tous les facteurs pertinents, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi l'élément verbal "poste" serait dominant et en quoi l'élément figuratif de chacune des marques n° 1572869, 95558825 et 99827240 était insignifiant et ne pouvait constituer un facteur pertinent, n'a pas donné de base légale à sa décision »

Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré, à la différence de la Cour d’appel, qu’il ne pouvait être reproché à la société ESKER d’utiliser le terme « bureau de poste » dans le sens courant :

« Attendu que pour condamner la société Esker pour contrefaçon de la marque verbale n° 023179236 et des marques semi-figuratives "la poste", l'arrêt relève que l'expression "bureau de poste" renvoie à la société La Poste dès lors que celle-ci, eu égard à sa situation de monopole pendant plusieurs siècles, a été la seule autorisée à en ouvrir sur le territoire national et que le public sera amené à croire que l'expression "bureau de poste électronique privé" correspond à une évolution moderne du service traditionnel de bureau de poste offert par la société La Poste ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société LA POSTE n'était plus en situation de monopole, à la date des faits incriminés, pour proposer un service de bureau de poste, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait s'opposer à l'utilisation, dans leur sens courant, des termes "bureau de poste" au sein des expressions "premier bureau de poste électronique" et "bureau de poste électronique" pour désigner une telle activité ouverte à la concurrence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations »

Cour de cassation, chambre commerciale, 29 janvier 2013, LA POSTE  c/ ESKER


Julie Mialhe

03/03/2013