Utilisation d’une marque par le licencié en dehors du territoire autorisé : absence de contrefaçon mais faute contractuelle

La société WARNING est titulaire de la marque "warning" désignant notamment les services de transport.

Elle avait conclu un contrat de licence de marque avec la société GPC EXPRESS pour un territoire déterminé.

En raison de l’usage de la marque par GPC en dehors du territoire autorisé, WARNING a assigné son cocontractant en contrefaçon de marque.

En première instance, le tribunal avait jugé que les actes de contrefaçon étaient avérés, mais que la réalité du préjudice n’était pas démontrée.

S'inscrivant dans le droit fil de la jurisprudence communautaire, la Cour d'appel commence par rappeler que la contrefaçon suppose une atteinte aux "fonctions de la marque".

Les fonctions de la marque identifiées par la jurisprudence communautaire (voir notamment  affaires Interflora du 22 septembre 2011 et Google du 23 mars 2010) sont les suivantes :

- la fonction d'indication d'origine qui permet au consommateur normalement informé et raisonnablement attentif de savoir que les produits et services couverts par la marque proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise qui lui est économiquement liée ;

- la fonction de garantie de la qualité des produits et services ;

- la fonction de publicité qui fait de la marque un élément de promotion des ventes et un instrument de stratégie commerciale ;

- la fonction d'investissement qui permet au titulaire de la marque d'acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et fidéliser une clientèle.

 

En l'espèce, la Cour d'appel estime qu'aucune atteinte aux fonctions de la marque WARNING  n’est caractérisée  :

« Quant à la fonction d’origine, les transports incriminés ont été effectués par une société détenant une licence de marque et ainsi commercialisés par une entreprise économiquement liée au titulaire ; il n’est pas d’atteinte à cette fonction essentielle de la marque, qui est de permettre à l’utilisateur de distinguer ce service de ceux qui auraient une autre provenance ».

et que « S’agissant des fonctions de publicité et d’investissement, la société WARNING est en droit d’interdire l’usage de sa marque, s’il porte atteinte à son emploi en tant qu’élément de promotion ou instrument de stratégie commerciale, ou s’il est de nature à dévaloriser la marque et les investissements dont elle est l’objet.

Mais il n’est pas prétendu que les services commercialisés par la société GPC en dehors de son champ d’autorisation auraient été de piètre qualité ou auraient présenté quelque aspect critiquable susceptible de porter préjudice à l’image ou la valeur de la marque, par manque de professionnalisme notamment ».

Si le grief de contrefaçon est par conséquent écarté, la Cour considère en revanche que  GPC a violé les termes de son contrat en fournissant des prestations hors de son secteur et la condamne à réparer le préjudice subi par WARNING.

 

Cour d’appel de Lyon, 31 janvier 2013

Julie MIALHE   26/03/2013



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